使用自有商标时也会侵权吗

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注册商标权人在使用自有商标时,应当严格按照核定使用的类别和商标形态进行标注。超出核定商品或服务的范围,或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标的,很可能侵入他人注册商标权的保护范围,从而构成侵权行为。

行为人在非类似商品上注册有与驰名商标相同或近似的商标,但如其不规范使用,可能会误导消费者作出错误判断,同时淡化驰名商标的显著性,商标权人享有的商标权利将受到损害。因此,对于具有较高知名度、已为消费者所熟知的商标,在符合“按需认定”原则下,应通过认定商标驰名,以维护商标权人的合法权益,打击“蹭名牌”的现象。

【案情介绍】

某太厨具有限公司(以下简称某太公司)系第97××××号、第191××××号、第529××××号三枚注册商标的权利人,最早一枚商标核准注册于1997年3月28日。上述商标核定使用于第11类油烟机、燃气灶等,经过某太公司多年的宣传和使用,已具有很高的知名度。某顺工贸有限公司(以下简称某顺公司)拥有第155××××号注册商标,核准注册于2001年4月14日,核定使用类别为第8类刀具。某太公司曾对该商标提出撤销注册申请,但未获支持。

某太公司认为某顺公司在其销售的刀具产品包装上,以及在广告宣传过程中单独或突出使用“某太”文字,并将其天猫网店命名为“某太家居旗舰店”,构成商标侵权及不正当竞争;某芬日用百货店(以下简称某芬百货店)销售某顺公司生产的上述刀具产品,亦构成商标侵权,遂诉至法院。请求认定涉案三枚商标为驰名商标,并判令某顺公司停止侵害、消除影响以及赔偿损失500万元(含合理开支),某芬百货店停止侵害以及赔偿损失20万元(含合理开支)。

某市中级人民法院经审理认定构成不正当竞争,判决某顺公司赔偿某太公司经济损失40万元(含合理开支)。某省高级人民法院经审理认定某顺公司构成商标侵权及不正当竞争,判决赔偿某太公司经济损失100万元(含合理开支)。

司法认定驰名商标应坚持按需认定、被动认定、个案认定、事实认定原则。按需认定意味着在案件审理确有必要的情况下,法院才能够并且也应当在个案中认定驰名商标。本案判决丰富和完善了驰名商标按需认定的内涵,即当权利人提出请求认定多枚商标驰名的情况下,可以根据案件处理实际需要,在确保权利人获得充分救济的前提下,认定其中一枚或部分商标驰名。

此外,注册商标权人在使用自有商标时,应当严格按照核定使用的类别和商标形态进行标注。超出核定商品或服务的范围,或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标的,很可能侵入他人注册商标权的保护范围,从而构成侵权行为。

【案例分析】

1. 驰名商标必要性审查主要包括哪些内容?

《商标法》第十三条第一款、第三款规定,为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。第十四条第一款规定,驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第(一)项规定:以违反商标法第十三条的规定为由提起的侵犯商标权诉讼中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定。

因此,驰名商标特殊保护制度的宗旨意在具体案件中,保护商标权利人通过长期使用和宣传凝结在为相关公众所熟知的商标上的巨大商誉,故人民法院需对当事人提出的商标驰名的事实依据作出必要性审查,即驰名商标认定应坚持“按需认定”原则。商标侵权案件中,驰名商标必要性审查的内容主要包括:

(1)当事人是否以侵害商标权为由提出驰名商标认定申请;

(2)涉案商标核定使用的商品或服务与被诉侵权商品或服务是否构成相同或类似;

(3)是否可以通过其他途径获得充分救济。

2. 注册商标权人在使用自有商标时,超出核定商品或服务范围的是否构成侵权?

本案中某顺公司自有注册商标中含有“某太”文字,但其未严格按照核定使用的商标形态进行使用,而是单独或突出使用了与涉案商标文字相同的“某太”标识,并在旁边打上“®”标,改变了其自有商标的特征,容易导致相关公众误认为其与某太公司存在关联关系,落入某太公司涉案商标权的保护范围;网店名称“某太家居旗舰店”亦超出了其自有商标核定使用的商品类别。

某顺公司主观上具有攀附涉案第97××××号驰名商标商誉的主观故意;客观上会使消费者误以为被诉侵权商品与某太公司具有某种联系,从而弱化该商标与某太公司的唯一对应关系,不正当地利用了该商标的市场声誉,属于误导公众、致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害之情形。因此,注册商标权人在使用自有商标时超出核定商品或服务的范围,或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标的,属于侵入他人注册商标权的保护范围,构成商标侵权。

经营启示

商标使用不当,是指商标注册人在使用注册商标的过程中,违反了商标法中有关义务性规定的情形。商标使用不当主要包括以下情形:

(1)自行改变注册商标的;

(2)自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的;

(3)自行转让注册商标的;

(4)连续三年停止使用的;

(5)使用注册商标,其商品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者的。

商标注册后,应当严格按照核定使用的类别和商标形态进行标注。注册商标在使用时,不能随意修改商标信息进行标注,否则容易侵入他人注册商标权的保护范围,从而构成侵权行为。同时,经营者除了应当注意不规范使用可能导致的侵权风险之外,也应当随时做好市场监测,避免自有商标被他人滥用而陷入商标预期利益的损失、交易机会的丧失、品牌发展受限等经营窘境。